Консультация предоставлена 2 апреля 2025 г.
По лицензионному договору лицензиар (иностранное юридическое лицо) передал лицензиату (российское юридическое лицо) право на использование товарного знака для обозначения лицензиатом выпускаемой им продукции. При досрочном расторжении лицензионного договора по соглашению сторон лицензиар предоставил лицензиату право продолжить использование товарного знака для целей продажи товаров под товарным знаком в течение четырех месяцев с даты расторжения лицензионного договора.
Вправе ли лицензиат по истечении четырех месяцев с даты расторжения лицензионного договора реализовывать третьим лицам произведенный в период действия лицензионного договора товар, маркированный товарным знаком лицензиара?
В соответствии с п. 1 ст. 1229 и п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на использование товарного знака принадлежит правообладателю, на имя которого зарегистрирован товарный знак. Правообладатель может распоряжаться правом на товарный знак, в том числе путем предоставления права его использования на определенный срок другим лицам на основании лицензионного договора, в котором указываются способы его использования, товары, в отношении которых он может использоваться, а также может ограничиваться территория его использования (п. 1, п. 3, п. 6 ст. 1235, п. 1 и п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ).
Согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если названным Кодексом не предусмотрено иное.
Примерный перечень способов использования товарного знака содержится в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. В частности, согласно подп. 1 названного пункта использованием товарного знака признается его размещение на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.
В правоприменительной практике каждый из перечисленных в ней способов использования товарного знака признается самостоятельным способом использования, в частности, это касается размещения товарного знака на товарах, предложения их к продаже и собственно продажи (смотрите, например, определение ВАС РФ от 06.06.2012 N ВАС-6531/12, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2023 N 10АП-6743/23, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2023 N 07АП-2834/23, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2023 N 06АП-2389/22, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2022 N 19АП-2003/22, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2015 N 13АП-27925/14, решение Арбитражного суда Курской области от 06.06.2023 по делу N А35-10197/2022, решение Арбитражного суда Белгородской области от 13.07.2023 по делу N А08-4489/2023).
Соответственно, если следовать приведенной логике, то в ситуации, когда у лица имелось право в соответствии с лицензионным договором наносить товарный знак правообладателя на производимые таким лицом товары и впоследствии продавать их, то осуществление одного способа использования товарного знака (производство товара с нанесенным на него товарным знаком) в период действия лицензионного договора, по сути, не означает наличия права лица осуществлять другие способы его использования (предложение к продаже и продажа товара, маркированного товарным знаком) после истечения срока действия такого договора или иного срока, на который правообладатель предоставил указанному лицу право использовать товарный знак.
В то же время необходимо помнить, что в силу положений ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Сложность в применении данной нормы к изложенной в вопросе ситуации состоит в том, что гражданское законодательство не содержит четко определенного понятия введения товара в гражданский оборот. Причем нормы, в которых данный термин употребляется применительно к товарному знаку, сформулированы не совсем удачно с точки зрения их смыслового значения.
Так, в уже упоминавшемся выше подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ указывается на то, что осуществлением исключительного права на товарный знак является его размещение на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.
При этом совершенно неясно, относится ли фраза "или иным образом вводятся в гражданский оборот" ко всем перечисленным до нее действиям с товаром, маркированным товарным знаком, или только к части из них. Иными словами, нет четкого понимания того, относится ли эта фраза только к словам "продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках" либо захватывает также и слова "предлагаются к продаже", или вообще расширяется до слова "производятся". Как следствие, нет и понимания того, могут ли рассматриваться производство товара или предложение его к продаже как способы введения товара в оборот.
Данное обстоятельство приводит и к противоречивым выводам в судебной практике. В частности, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014 N С01-986/2014 указывается на то, что даже предложение товаров к продаже не может рассматриваться как способ введения товаров в гражданский оборот, под которым могут пониматься лишь действия (акты, сделки и т.д.), в результате которых тот или иной товар переходит от одного лица другому.
Следует отметить, что данная позиция наиболее близка к пониманию термина "оборот объектов гражданских прав", изложенному в п. 1 ст. 129 ГК РФ, из которого следует, что оборотом в данной статье считается отчуждение или переход от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) указанных объектов. Соответственно, с учетом этой нормы введение в оборот означает, по сути, совершение первой сделки с произведенным товаром, на основании которой он переходит к другому лицу. Аналогичное понимание введения в оборот товаров демонстрируют также положения п. 3 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а также п. 2 Правил маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 N 515.
Вместе с тем в определении СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 09.12.2015 N 304-КГ15-8874 прямо говорится о том, что из смысла подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках. При этом следует подчеркнуть, что данным определением отменено постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2015 N С01-215/2015, в котором была изложена позиция относительно понятия введения в оборот, аналогичная той, которая содержалась в упомянутом выше постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014 N С01-986/2014.
Данная позиция нашла свое дальнейшее распространение и в судебной практике (смотрите, например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2020 N С01-640/2020, постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2019 N С01-32/2019, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2024 N 07АП-1739/24, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2024 N 20АП-8120/23, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2024 N 09АП-45582/24).
С учетом изложенного можно сделать вывод, что так как законное производство товара, маркированного товарным знаком, рассматривается в судебной практике как введение товара в гражданский оборот, то дальнейшая реализация этого товара может осуществляться произведшим его в период действия лицензии лицом свободно, и правообладатель не вправе ограничивать данное лицо в этом.
Тот факт, что названное лицо заключило с правообладателем соглашение о досрочном расторжении лицензионного договора, в котором был указан допустимый срок продажи произведенного в период действия этого договора товара, маркированного товарным знаком, в этом случае, на наш взгляд, не имеет значения, поскольку согласно п. 2 ст. 9 ГК РФ отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
Вместе с тем какой-либо судебной практики по делам, фабула которых в той или иной мере совпадала бы с изложенной в вопросе, нам обнаружить не удалось. Поэтому все вышеизложенное является лишь нашим экспертным мнением.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Широков Сергей
Ответ прошел контроль качества